IP. Las posibilidades de litigación post-concesión en contra de una patente de EEUU.

Lo prometido es deuda. En este blog nos gusta documentarnos antes de preocuparnos y por ello nos estamos informando sobre la cuestión indicada en el título. Una enlace al respecto, que presenta el tema en forma de tabla, y que aunque sencillo parece bastante completo. A mi me ha aclarado bastantes dudas.

Primero señalar que por fechas o por naturaleza de la patente, de los tres procedimientos en los que se puede basar una litigación post-grant (PGR, IPR y CBM) sólo sería aplicable el procedimiento IPR.

Y como se ve en la tabla, en general las posibilidades de litigación en cualquiera de los casos se basan en publicaciones previas (prior art)-102 u obviedad-103. Esto es clave.

Que se pueda litigar basándose en el primer aspecto (prior art), parece razonable pues aquí se pueden aportar nuevas pruebas objetivas. Por otra parte ¿ no sería mejor que terceras partes pudieran aportar estas pruebas (informando al examinador) durante el proceso de solicitud ?. Se ahorraría mucho en litigaciones…Tema a investigar.

Las basadas en el segundo aspecto lo tengo mucho menos claro pues se abre el muy peligroso grifo de la discrecionalidad administrativa subjetiva, grifo que siempre va a favorecer a los que tienen más dinero y se pueden permitir el lujo de litigar. Además se supone que los examinadores son expertos en las materias que juzgan y su decisión al respecto debería de ser definitiva.

Centrándonos ahora en el IPR, otro tema a considerar es el coste. Para el challenger y, sobre todo,  para el titular de la patente. Según IP Watchdog,  The petitioner in an inter partes petition must pay $23,000 for the right to challenge 20 or fewer patent claims. There is also an additional fee of $600 per claim in excess of 20 claims…. Add to this the fact that it will easily cost every penny of $300,000 start to finish for an inter partesreview, and that some firms quote as high as $1,000,000 in fees start to finish, with a proper patent prosecution strategy you can make the post grant proceedings too expensive to pursue. Fuente.

No me queda claro  si el segundo párrafo se refiere al challenger o al titular de la patente. En este otro enlace nos lo aclaran:

IPR proceedings are very different in scope, timing, and cost compared to everyday patent prosecution. The back-and-forth with a Patent Examiner regarding a patent application is typically done via written Office Action and can take several years. An IPR, however, is significantly more complex, expedited, and costly. IPR responses alone can run up to 60-pages in length. If a patent holder wishes to pursue amending the claims, even more expert declarations, depositions, and briefings are required. Accordingly, defending against a single IPR proceeding can often cost hundreds of thousands of dollars. Fuente.

Y también ofrecen una posible estrategia defensiva, el PPOR:

Once a patent owner has been served with an IPR petition, even before the petition is granted, the patent owner has the option to file an optional preliminary patent owner response (PPOR) within three months. There are several reasons in favor of filing one.

One would be to point out facial deficiencies or factual inaccuracies that could result in the IPR not being instituted. Another reason commonly given for filing a PPOR is to dispute the definitions that the petitioner is seeking to apply to the claim terms. Given that the current claim construction standard for an IPR is the “broadest reasonable construction,” however, this strategy is usually only effective in pointing out a facially “unreasonable” claim construction. A mere disagreement over the scope of two reasonable claim constructions is unlikely to sway the PTAB at the PPOR stage.

Estrategia que seguramente no será gratuita. ¿ Cuanto costaría presentar un PPOR ?. No lo sabemos.

El mayor problema que veo sobre estos procedimientos, más que el posible coste, es que quien finalmente va a juzgar un caso es uno o varios Jueces. Es decir (con todos los respetos) alguien que sabe menos todavía, sobre el tema que está juzgando, que un Examinador. Y que seguramente tendrá tan poco tiempo y ganas como este último para aprender sobre lo que está juzgando…Para que el lector me entienda pongo un ejemplo extremo (que no tiene absolutamente nada que ver con nuestro  caso). Supongamos que Mochizuki en vez de regalar su resultado (demostración de la conjetura ABC) al dominio público lo hubiese patentado (y suponemos también que este tuviese aplicaciones). De verdad alguien piensa que los Jueces, que saben mucho de derecho pero creo que más bien poco de matemáticas, podrían determinar la validez de unas claims soportadas sobre este resultado ?. No pueden ni siquiera los especialistas en este tipo de matemáticas que llevan años rompiendose la cabeza para comprenderlo.

En fin no se quien habrá diseñado todo este sistema pero se nos aparece como completamente absurdo. Estamos completamente de acuerdo con aquellos que opinan que cuando una patente es concedida, tiene que ser un derecho de propiedad fuerte, casi inamovible y por lo tanto todo el esfuerzo para evitar falsos positivos y negativos se debe de hacer en la fase de examen. Esta fase la veo muy mejorable en muchos aspectos. Entre ellos una comunicación más fluida entre examinador y solicitante, incluida la posibilidad de intercambio de emails entre examinador y solicitante o su representante, exclusivamente para aclarar detalles técnicos. La conversaciones telefónicas, las entrevistas personales pueden no ser, no suelen ser suficientes a estos efectos. Un oportuno intercambio de emails puede ser un buen acelerador.  Esto me parece evidente. También que puedan intervenir en esta fase terceras partes aportando por ejemplo prior art. Al parecer esto último es posible  ya, incluso de manera anónima, y por lo tanto entiendo mucho menos la posibilidad de litigación post-grant en este aspecto. En fin, ahora mismo, el procedimiento es del sXIX.

Hay una última duda que me gustaría poder aclarar: que publicacione (prior art) puede aportar el challenger como base para solicitar que se inicie un procedimiento IPR. Lo dejamos para otra ocasión.

¿ Pasamos del pesimismo de la última entrada al  optimismo ?. En condiciones normales, así debería de ser. Pero dados los precedentes, teniendo en cuenta como se está tratando esta solicitud (para mi sorpresa, una vez tras otra, se ha rechazado ya cuatro o cinco veces, con todos los rechazos basados en motivos muy artificiales, con muy poca o ninguna sustancia; de nuevo tenemos mucho que decir al respecto, pero optamos por la prudencia), no sabemos cual es la actitud más adecuada.

Lo cierto es que ahora mismo, nos preocupa mucho más la eventual concesión (la preocupación no tiene nada que ver con la nueva presidencia en EEUU; por la información de que dispongo puede haber una nueva denega) y el tiempo que pueda tardar ésta (ya hemos perdido más de cuatro años, con el contador en marcha) que las litigaciones post-concesión (conociendo los motivos en los que se pueden basar, no nos preocupan nada…).

Tras conocer toda esta nueva información ¿ cambiamos nuestra recomendación de no dedicarse a actividades inventivas ?. Para nada. Es más, la hacemos extensiva a cualquier actividad que requiera una aprobación administrativa. En nuestra ya larga carrera no hemos tenido buenas experiencias, salvo que sean aprobaciones muy rutinarias sujetas a poca discrecionalidad. En cuanto hay posibilidad de discrecionalidad por parte de un funcionario, los problemas surgen por doquier. Por esto somos cada vez más liberales (en el sentido europeo).

P.s. En diciembre de 2016, la directora de  la USPTO, publicó un artículo sobre el programa de mejora de la calidad de las patentes concedidas en EEUU.    

El artículo de Michelle K. Lee. Y la opinión de IP Watchdog al respecto.

Parece que ahora claramente están haciendo campaña en contra de la ¿ candidatura ? de Michelle K. Lee a dirigir de nuevo la USPTO. Aunque tenemos mucho que opinar al respecto (toda la tramitación de nuestra segunda solicitud de patente se ha realizado bajo el mandato de Lee), de nuevo nos callamos, a la espera de noticias. Sí queremos comentar que el tono de IP Watchdog (un blog muy visitado: unos 400.000 visitantes mensuales) en esta ocasión nos parece un poco exagerado (los casos extremos existen y solo son preocupantes cuando son frecuentes). Pero lo cierto es que están mucho mejor informados que nosotros…

Actualización 6 de febrero de 2017. 

Una encuesta sobre los IPR efectuada por Bloomberg.

La validez de los resultados  es muy muy dudosa:

–se trata de una encuesta online (a la que seguramente contestan sólo aquellos que la conocen y tienen intereses en contestar.

–no contestan los propietarios de patentes sino ¿ sus representantes?:  The Bloomberg Law and AIPLA online survey, available from November 14th to December 12th, 2016, was completed by 167 patent attorneys and agents, 62 in-house and 105 outside counsel. Eighty-two respondents most recently represented the patent owner, 71 represented a petitioner involved in a litigation and 14 filed challenges as a third party not accused of infringement. Unless stated otherwise, statistics for petitioners in the remainder of this paper will refer only to those involved in litigation.

 

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